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02 / 04 / 2015

Droit des marques : acquisition du caractère distinctif par l’usage

Par un arrêt en date du 31 mars 2015, la Cour d’appel de Paris a réaffirmé la possibilité pour un signe d’acquérir un caractère distinctif par l’usage.

En l’espèce, la société Showroomprivé.com avait assigné la société Vente-privée.com en annulation de la marque « VENTE-PRIVEE.COM » en raison de son défaut de caractère distinctif.

La marque litigieuse vise les produits et services de la classe 35, soit notamment la promotion de ventes pour le compte de tiers et la présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail.

Or, la société Showroomprive.com arguait que le signe litigieux constituait une marque « mots-clés » qui reproduit à l’identique un nom de domaine et correspond exactement aux services proposés sur le site. Ce terme en outre appartient au langage courant et constitue donc une désignation générique et usuelle bien avant le dépôt du signe litigieux. Dans son jugement du 28 novembre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris retenait cette solution.

Infirmant ce jugement, la Cour d’appel a rappelé l’interprétation faite par la Cour de justice de l’Union européenne de l’article 3 de la directive n°89/104 relative à la protection des marques, lequel prévoit la possibilité d’acquisition du caractère distinctif pour un signe qui en était dépourvu lors de son dépôt, et qui l’est devenu par un usage continu, intense et de longue durée.

L’article L 711-2 du Code de propriété intellectuelle n’exclut pas cette possibilité pour les signes « qui dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service », de même pour les signes « pouvant servir à désigner les caractéristiques du produit ou service ».

Les juges ont estimé que la société défenderesse justifiait d’un usage suffisant permettant au signe « VENTE-PRIVEE.COM » d’acquérir un caractère distinctif, en prenant en compte notamment les éléments suivants : l’apposition de la mention « Prix vente-privee.com » aux côtés de chacun des millions de produits proposés à la vente sur son site internet, par son utilisation dans les courriers électroniques d’invitation adressés quotidiennement à ses 20 millions de membres (« Christophle (…) By vente-privee.com », »vente-privee.com vous présente », etc.), ou encore dans la présentation de ses services dans la presse écrite et dans la presse en ligne (« vente-privee.com, affaires à saisir »…).

L’acquisition du caractère distinctif d’un signe par son usage se retrouve par ailleurs en droit américain sous la dénomination « secondary meaning ».