L’usage de la marque dans la vie des affaires comme condition nécessaire à la caractérisation de la contrefaçon

Fan de la série télévisée « Plus belle la vie », Madame C. a créé, en 2004, le site Internet www.pblvmarseille.fr consacré au programme, et la page Facebook non officielle accessible depuis 2008 à l’adresse www.facebook.com/pblvmarseille.

Elle entretenait alors des relations régulières avec la production de la série (Telfrance Série), détentrice des marques « PBLV » et « Plus belle la vie » respectivement depuis 2009 et 2010, chacune tirant ainsi profit et faisant promotion de l’autre.

Mais à la demande de la société de production, Facebook a fusionné en février 2012 la page officielle que la société Telfrance venait de créer avec la page non officielle de Madame C., sans en avertir cette dernière, la société s’appropriant ainsi les 605.200 fans qu’elle avait réussi à réunir. Lorsqu’elle s’en est aperçue, Madame C. a assigné la société Telfrance Série et la société Facebook devant le TGI de Paris.

La société Telfrance invoque, à l’appui de sa défense, être titulaire des marques « PBLV » et « Plus belle la vie ». Dès lors, en reproduisant les logos sans l’autorisation de leur titulaire, Madame C. aurait commis une contrefaçon des deux marques, créant un risque de confusion dans l’esprit des « fans » de la page. Madame C. rétorque pourtant qu’elle n’utilisait pas les marques litigieuses à des fins commerciales, mais uniquement pour son usage privé et personnel et que sa page mentionnait expressément l’appartenance des marques à la société Telfrance Série afin d’afficher clairement l’absence de lien entre la page Facebook et les marques.

Le 28 novembre 2013, le TGI de Paris a jugé que, faute pour la société de production de démontrer que Madame C. avait fait usage des marques dont elle est titulaire dans la vie des affaires (et pas seulement dans le domaine privé), ou qu’elle en avait tiré un avantage direct ou indirect, elle ne pouvait s’opposer à l’usage de ses marques sur la page Facebook « PBLV Marseille ». Les juges ont ainsi ordonné à la société Facebook France de rétablir la page Facebook de Madame C. telle qu’elle existait avant sa fermeture (avec ses 605.200 fans), sans pour autant condamner le réseau social pour faute puisque ce dernier avait légitimement pu croire que la demande de Telfrance était fondée.

En revanche, le tribunal a condamné le producteur à réparer le préjudice moral subi par Madame C., à hauteur de 10.000 euros, né du comportement déloyal de la société de production.

L’exploitation d’une marque déposée sans l’autorisation de son titulaire constitue donc un acte de contrefaçon par reproduction si le signe est utilisé « dans la vie des affaires », c’est-à-dire commercialement. C’est précisément ce critère qui a permis en l’espèce d’écarter la contrefaçon, Madame C. ne tirant pas commercialement profit de la page Facebook qu’elle avait créée dans un cadre privé.

Ce jugement en date du 28 novembre 2013 est pris en application de l’article 5 de la Directive du 22 octobre 2008 qui confère au titulaire de la marque enregistrée un droit exclusif interdisant à tout tiers de faire usage d’un signe identique dans la vie des affaires pour des produits ou services identiques.

Auparavant, la jurisprudence française ne retenait pas systématiquement l’usage de la marque dans la vie des affaires comme une condition nécessaire à la caractérisation de la contrefaçon (Cass. Crim. 18 mai 1999 n° pourvoi : 97-86442), à tout le moins cet usage devait être effectué à des fins commerciales ou publicitaires (TGI Paris, 11 octobre 2000, RDPI 20001, n° 126, p13). Par un arrêt en date du 10 mai 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (n°10-18173) avait alors suivi le droit communautaire en dégageant la notion de « vie des affaires » comme condition nécessaire à la caractérisation de la contrefaçon, critère que les juges ont donc suivi en l’espèce.